El contenedor ingresó al puerto de Montevideo como ocurría siempre desde hace casi cuatro décadas. Sin embargo, la última vez no fue igual que las anteriores: alertada de que había mercadería que simulaba ser de marcas conocidas, la Dirección Nacional de Aduanas actuó y retuvo la mercancía. Había prendas, calzado y accesorios con los logos de la marca deportiva Adidas y la marca de lujo Valentino.

El episodio, que ocurrió el 18 de agosto, desató una serie de denuncias, demandas y contrademandas que pusieron foco en los locales de Valentino en Punta del Este, por ser el destino final de la mercadería incautada. El litigio sigue su curso y ayer los representantes legales de la marca italiana en Uruguay presentaron pruebas de que todos los modelos son plagio de los productos italianos, con peritaje y pruebas físicas.

A continuación, una serie de claves para entender el conflicto.

La génesis 

El contenedor, importado por la firma uruguaya Pranabest S.A., fue registrado en el marco de una inspección aleatoria en el Módulo Florida del Puerto de Montevideo a partir de notificaciones de que habría mercancía con logos que no correspondían a las prendas. 

La firma italiana Valentino SPA, con sede en Milán, fue notificada por Aduanas por intermedio del estudio Vanrell y reaccionó de inmediato con una denuncia por presunta falsificación de marca y engaño a sus clientes. Al mismo tiempo, Adidas actuó por intermedio del estudio Cervieri Monsuárez.

Valentino en Uruguay

La marca italiana no tiene sucursales ni franquicias en Uruguay. Sin embargo, está presente con una tienda en Punta del Este desde hace aproximadamente cuatro décadas. En la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial figura Florencia Sasson como titular del registro de la marca y logotipos "Valentino" desde 2009. 

El registro no es suficiente, sino las categorías en las que se lo realiza. Por ejemplo, Sasson tiene habilitada una producción y comercialización muy diversa de productos con la marca Valentino. Podría fabricar accesorios decorativos, prendas de vestir, calzado, artículos de joyería e incluso productos tan distintos como cuerdas, artículos de mercería, maquinaria para hornos y ventilación. Estos registros solo implican cobertura para la eventualidad de aplicar la marca en otros casos, pero no indican que haya sido utilizada. 

Por otra parte, según una nota en el Boletín de la Propiedad Industrial, Sasson le licenció en 2024 las marcas Valentino y sus variantes a Pranabest S.A. por dos años renovables y en exclusividad. 

Un supuesto intento de compra

Aunque Gumer Pérez, abogado de la firma uruguaya, no confirma las cifras que se manejaron, reconoce que hubo negociaciones infructuosas entre Valentino SPA y la firma nacional para comprar la licencia de ellos mismos en Uruguay. 

Por su lado, ante una consulta de Forbes Uruguay, el abogado de la parte italiana, Juan Eduardo Vanrell, se mostró cauteloso sobre esta versión, ya que asumió la representación de la marca en 2020 y afirmó no tener conocimiento o constancia directa de dichas negociaciones. 

El marco legal nacional e internacional

Esta controversia se libra bajo la Ley de Marcas N° 17.011. La legislación establece en su artículo 10 que, para solicitar el registro de marcas extranjeras, solo están habilitados sus propietarios o agentes autorizados. Sin habilitación del propietario original italiano, igualmente se pudo registrar Valentino en Uruguay. De acuerdo a una fuente consultada, estas situaciones pueden suceder y no es necesariamente fruto de desidia a la hora de recibir el trámite, sino de la manera en que se inician y lo que se argumenta en ellos. 

Sin embargo, desde el estudio Vanrell sostienen que la ley uruguaya también debe proteger la figura conocida como "marca notoria", la cual obliga a Uruguay, por convenios internacionales, a resguardar nombres mundialmente conocidos. El más palpable de estos acuerdos es el llamado Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En su artículo 6 se establece la obligación de los países miembros de rechazar o anular el registro y prohibir el uso de una marca que "constituya la reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión con una marca que la autoridad competente considere notoriamente conocida".

Adidas Y-3 y Valentino serían marcas de esas características.

Por otra parte, la defensa de la empresa uruguaya esgrime como antecedente a su favor que la Dirección de la Propiedad Industrial cancelara marcas de Valentino SPA por "falta de uso" en el territorio nacional. 

Las marcas que tiene Florencia Sasson

Sasson no solo registró la marca Valentino, sino que también es titular de solicitudes locales de marcas como Valentino Black y Valentino V. Además, la empresa fue acusada de intentar registrar la marca del célebre diseñador Thom Browne (que está en etapa de estudio) y de registrar la submarca de Adidas Y-3. 

Desde el punto de vista de Vanrell, la Dirección de Marcas y Patentes no le concederá la marca de Browne a Sasson, porque considera "injustificable" registrar el nombre de un diseñador estadounidense mundialmente famoso para comercializar indumentaria. 

La defensa de Valentino SPA

Vanrell afirma que la denuncia de su estudio se sostiene en tres elementos. Primero está la indicación de procedencia errónea, ya que la mercadería provenía de China, pero decía haber sido fabricada en Italia en una fábrica autorizada, para ser considerada como original de Valentino. 

Por otra parte, está el uso del nombre del fundador, "Valentino Garavani", en los zapatos importados, lo que, según él, no puede ser una casualidad sino una estrategia para inducir a error. Y, en tercer lugar, figura la copia de los modelos de colecciones pasadas de la casa italiana, lo que infringe el derecho de autor. Vanrell subraya que el acto de copiar el nombre y los modelos demuestra una "competencia desleal clara" por parte de la empresa uruguaya.

El litigio con Adidas

La controversia se extendió cuando Adidas, representada por el estudio Cervieri Monsuárez, presentó una denuncia contra Pranabest S.A. por la comercialización de réplicas de sus productos. En particular el conflicto gira en torno a la marca de calzado Y-3, una submarca de Adidas que Pranabest tenía registrada desde 2014. 

La marca deportiva inició  acciones para su cancelación, basándose en la figura de la marca notoria y bajo el argumento de que el registro por parte de la firma uruguaya sigue el mismo "modus operandi" de usurpación de marcas reconocidas.

La defensa de Valentino Uruguay

El abogado de la firma uruguaya insiste en que las acusaciones son "disparatadas" y que la denuncia de la parte italiana "no tiene pies ni cabeza". Su argumento central es la legitimidad registral local de la marca, ya que la firma italiana no tiene registro local ni legitimidad jurídica para denunciar en el país. 

Pérez enfatiza que la mercadería incautada, proveniente de China, es diseñada en Uruguay y es "original de Valentino Uruguay". Además, cuestionó el accionar de Aduanas porque, desde su punto de vista, excedió el mandato fiscal de retención al realizar la incautación.

Las cifras

Aduanas informó que se incautaron 17.061 unidades por un valor estimado de US$ 9.383.550, según informó el diario El Observador. Por su parte, Pérez aseguró a Forbes Uruguay que la mercadería del contenedor de su clienta tendría un valor de aproximadamente US$ 300.000. 

También en entrevista con Forbes Uruguay, Vanrell cuestionó esta cifra y sugirió que el valor se habría calculado en base a una multiplicación del costo de un producto original, lo cual no sería "real" por tratarse mercadería China y fabricada a precios mucho menores. 

Contrademanda

En el lado opuesto, la defensa de la empresa uruguaya reclamó a Valentino Italia, Adidas y Aduanas una suma de US$ 9,5 millones por los daños y perjuicios ocasionados, según Montevideo Portal. El motivo está en lo que consideran una incautación "ilegal" y "arbitraria" que incluso llevó al cierre de sus locales.

En este contexto, la Cámara Empresarial de Maldonado emitió un comunicado respaldando a Valentino Uruguay, en el que destaca su trayectoria y elogia su compromiso con la formalidad y el desarrollo económico local. La gremial empresarial defendió el principio de presunción de buena fe y expresó que confía en que la situación se resolverá conforme a derecho.

Antecedentes

Vanrell afirmó que esta clase de conflictos surgen "a diario" en Uruguay. Entre los casos notorios que exponen estas disputas se encuentra el de la emblemática heladería Topo Gigio en Mercedes, que tuvo que cambiar su nombre a D'Lorenzzi debido a la infracción del derecho de autor del personaje y su nombre. También es conocido el caso del parque acuático Aquaman en Colonia, que fue forzado a cambiar su nombre a raíz de una acción legal de DC Comics, representada en ese caso por Cervieri Monsuárez (Vanrell representa otras marcas de DC Comics, como Superman). 

Litigios de este tipo son muy frecuentes, según una fuente jurídica consultada. Algunos implican sumas relativamente bajas y otros se resuelven sin llamar la atención. Hay marcas notorias que sobreviven sin reclamos, explica la fuente, en muchos casos porque el propietario original considera que no vale la pena iniciar un litigio de escala menor fuera de fronteras.